一、專利法關於抵觸申請的法律規定

《專利法》第二十二條“新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中。”

《專利法》第二十三條“授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中。”

二、兩宗專利侵權訴訟引起的兩宗專利無效案件

廣東美的電器股份有限公司工程師葉工研發了“一種優化式風機盤管機組”的新技術，美的公司於2011年12月12日申請了發明專利，專利號為：201110411772.0，發明專利遞交申請後，美的公司把相關設計圖紙先後發給了兩個供應商加工製造。第一供應商在首先收到產品設計圖紙後，把其中一個部件“空調接水盤”，在2012年1月18日同時申請了實用新型專利和外觀設計專利，2013年第一供應商為了打擊和遏制第二供應商，用在後申請的實用新型專利和外觀設計專利對第二供應商提起了兩宗專利侵權訴訟，要求停止製造、銷售“空調接水盤”侵權產品，賠償經濟損失人民幣20萬元。

由於第二供應商也是按照美的公司工程師葉工的圖紙製造和銷售給美的公司，因此，第二供應商製造的產品無疑會侵犯第一供應商在後申請的實用新型專利和外觀設計專利。

面對專利侵權訴訟，第二供應商只能針對第一供應商擁有的實用新型專利和外觀設計專利提起無效。分析美的公司的發明專利可知，其包括“空調接水盤”部件，專利說明書及附圖詳細公開了“空調接水盤”的技術特徵細節，而說明書附圖1至3也詳細公開了“空調接水盤”的外觀形狀和結構，對於第一供應商擁有的實用新型專利，由於美的公司的發明專利屬於專利法規定的“就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中”的情形，屬於抵觸申請，根據《專利法》第二十二條第二款的規定，該實用新型專利不具備新穎性。而對於外觀設計專利，根據《專利法》第二十三條第一款的規定，盡管美的公司的發明專利在涉案外觀設計專利申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中，但是其不屬於同樣的外觀設計專利，因此，美的公司在先的發明專利不屬於涉案外觀設計專利的抵觸申請，美的公司在先的發明專利無法作為證據，也無法應用《專利法》第二十三條第一款抵觸申請作為理由向涉案外觀設計專利提起無效宣告請求。

第二供應商在應對第一供應商外觀設計專利侵權訴訟幾乎無計可施，即沒有合適的證據和理由針對涉案外觀設計專利提起無效宣告請求。

三、 被告方的分析與應對策略

（一）案例的本質思考

本案的技術或產品是由美的公司原創開發設計出來，作為第二供應商，首先其是接受美的公司的委託和授權，並按照原創設計製造和銷售，其主觀上沒有惡意去侵犯第一供應商的專利；其次，第一供應商的行為是借美的公司委託其製造“空調接水盤”的便利，存心惡意搶注美的公司的實用新型專利和外觀設計專利，繼而打擊競爭對手。

（二）被告的應對策略

對於兩宗訴訟案例，由於被控侵權產品與涉案實用新型專利、外觀設計專利相同或相似，不侵權抗辯行不通。美的公司在先申請的發明專利只屬於涉案實用新型專利的抵觸申請，卻不屬於涉案外觀設計專利的抵觸申請，而且，抵觸申請本身也不屬於現有技術或現有設計，現有技術抗辯和現有設計抗辯均行不通。由於第二供應商是在涉案實用新型和外觀設計專利申請日之後才收到委託加工的訂單，因此先用權抗辯也行不通。其他訴訟時效抗辯也行不通，只有寄望於專利無效宣告程序，如果涉案的實用新型專利和外觀設計專利均被宣告全部無效，法院才能駁回原告所有訴訟請求，這是案例的其中一個可能走向。其實本案例還有另外一個可能走向，即如果能申請把美的公司作為共同被告追加參與訴訟，則美的公司作為原告和被告的需貨方，會很容易促成雙方和解。

對於兩宗無效案例，涉案實用新型專利無效宣告程序由美的公司的在先發明專利作為抵觸申請證據，有新穎性理由，問題不大。問題集中在外觀設計專利無效宣告程序中，既然《專利法》第二十三條第一款抵觸申請無法適用，結合本案的本質思考，可以嘗試證明涉案外觀設計屬於與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突，即以涉案外觀設計專利與美的公司在申請日以前已經取得的合法設計圖的著作權相衝突為理由，主張涉案外觀設計不符合《專利法》第23條第三款的規定，應當被宣告全部無效。

（三）被告提交的證據

為了使訴訟案件向一個有利於被告的方向發展，即申請法院追加美的公司作為共同被告參與訴訟，從而促成雙方和解。被告向法院提交了以下證據：

1.被告與美的公司的合作協議及發票。

2.被告與美的公司的相關郵件。

3.被告向美的公司送貨的送貨單。用於證明被告是美的公司的供應商，在其委託授權下，加工生產與涉案實用新型及外觀設計相似的產品，從而請求法庭追加第三人美的公司作為兩宗案的共同被告參加訴訟。

對於外觀設計專利無效案，為了證明涉案授予專利權的外觀設計專利與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突，被告在無效宣告程序請求中提交了以下證據：

1.法院的傳票、舉證及庭前證據交換通知書、民事起訴狀等，用於證明請求人是在先著作權人的利害關系人。

2.美的公司及其員工的書面證明、專利權人的公司與美的公司的相關郵件、專利權人的公司與美的公司的合作協議及其是美的公司供應商的證明，用於證明美的公司葉工2011年10月25日職務創作完成“空調接水盤”產品設計圖，依照《中華人民共和國著作權法》美的公司依法享有上述產品設計圖的著作權，且著作權穩定、有效。美的公司葉工通過電子郵件委託授權專利權人公司加工生產，專利權人未經著作權人許可，外觀設計專利使用了在先合法著作權的客體，從而導致專利權的實施損害在先權利人的相關合法權利或權益。

（四）案件的結果走向

由於被告提交了多份確鑿的證據，法院同意追加美的公司作為共同被告參加訴訟。美的公司很快促成雙方和解，要求原告撤回所有起訴，被告撤回兩個無效宣告程序的請求。兩宗訴訟和兩宗無效案均以撤訴和解結案，第二供應商成功應對了第一供應商的專利侵權訴訟狙擊，化解了危機。

被告提起的外觀設計專利無效案，受益於美的公司的全面配合和幫助，收集並向專利復審委員會提交了有美的公司蓋章及其員工簽字的書面證明文件、往來郵件和合作合同等大量有力證據，證據之間互相印證，形成了證據鏈，有力證明涉案外觀設計專利確實與他人在先取得的權利相衝突。因此，該外觀設計專利被宣告全部無效的可能性很大。

四、案例的啟示和思考

本外觀設計專利無效案原來是一直處於艱難的狀態，既沒有有力的在先設計證據，也沒有合適的無效理由。受益於美的公司的全面配合，包括提供美的公司蓋章及其員工簽字的書面證明、美的公司與專利權人委託加工的往來郵件和合作協議。被告精心收集的82頁證據才最終形成了一個還原事實真相的嚴密證據鏈，最終化解兩宗專利侵權訴訟的危機。

試想一下，如果沒有美的公司的仗義協助出具證明文件，如果郵件證據沒有保存或合作協議有保密條款不能被公開使用，則本外觀設計專利將無法被宣告無效，繼而被利用作為打擊第二供應商或其他善意第三人的不公義武器。

又試想一下，如果《專利法》第二十三條第一款外觀設計專利的抵觸申請定義規定為“任何單位或者個人就同樣的發明、實用新型或外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中”，則本外觀設計無效案將更容易迎刃而解。

五、結語

抵觸申請的立法原意就是要追求專利的絕對新穎性，發明專利或實用新型專利沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中，外觀設計專利沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中。如果能把抵觸申請的定義進一步擴大為發明、實用新型和外觀設計三種專利類型能互相作為抵觸申請文件，則我國專利的絕對新穎性制度將會進一步完善和合理。專利法保護專利權人的合法權益，鼓勵和推動發明創造的立法原意才能得到更好的彰顯。

關注“北京高沃知識產權”公眾號獲取“知識產權申報乾貨資料和補貼政策”，更有免費答疑等您來詢！