作者：童衛華[1]

內容提要：我國商標法對商標侵權採用列舉模式，但列舉的侵權情形不一定會造成相關公眾對商品或服務來源的混淆或誤認。非商標權人為說明或提供商品或服務的信息而使用他人商標，在不會造成相關公眾對商品或服務來源的混淆或誤認的範圍內不會損害商標權人或相關公眾在商標法上的利益，商標指示性合理使用應成為商標侵權的違法阻卻事由之一。統一界定商標指示性合理使用的使用範圍和限制條件可以給商標權人和非商標權使用人明確的指示，有利於防範商標權人濫用商標專用權妨礙市場自由。商標指示性合理使用的使用範圍限於違反商標法列舉的侵權情形和造成相關公眾對商品或服務混淆或誤認的區間範圍內，並受到只能為純粹的識別或者提供信息而使用他人商標、只能按照工商業誠實慣例使用他人商標、不造成相關公眾對商品或服務來源的混淆或誤認和不侵害商標權人的其他權益等條件的限制。

關鍵詞：商標專用權 指示性合理使用 違法阻卻事由

一、前言

立邦塗料（中國）有限公司是第3485390號「立邦」圖形與文字組合註冊商標，第1692156號「立邦」文字註冊商標註冊人。2011年3月，立邦塗料公司發現展進貿易公司在淘寶網上開設名為匯通油漆商城的店鋪，經銷多樂士、立邦、華潤、紫荊花等品牌油漆，並在店鋪頁面中大量使用「立邦」商標標識、平面廣告來裝飾其店鋪頁面。立邦塗料公司認為，展進貿易公司的行為侵犯了立邦塗料公司的商標權，淘寶公司在接收到立邦塗料的投訴通知後，未採取有效措施制止侵權行為，遂向上海市徐匯區人民法院提起訴訟，要求兩被告停止侵害、賠償損失。上海市徐匯區人民法院審理後駁回了立邦塗料公司的訴訟請求。立邦塗料公司對一審的判決不服，向上海市第一中級人民法院提出上訴，上海市第一中級人民法院審理後駁回上訴，維持原判[1]。2013年4月15日，該案例入選最高人民法院選定公布的2012年中國法院知識產權司法保護10大案件和50件典型案例。

二、判決要旨

上海第一中級人民法院認為，立邦塗料公司系第3485390號、第1692156號註冊商標權人，依法享有註冊商標專用權，他人未經許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似商標的，均構成對立邦塗料公司商標專用權的侵權。但是，如果被控侵權行為人使用立邦塗料商標僅為指示其所銷售商品的信息，未造成相關公眾混淆，亦未造成商標利益侵害的，則不應被認定為商標侵權行為。展進貿易公司為指示其所銷售商品的信息而使用立邦塗料公司的註冊商標，未造成相關公眾混淆，也不存在其他商標利益的損害，不構成商標侵權。

法院在認定展進貿易公司在同一種商品或者類似商品上使用與立邦塗料公司註冊商標相同或者近似商標的同時以展進貿易公司對立邦塗料公司註冊商標指示性合理使用為由認定展進貿易公司不構成商標侵權，實際上是將商標指示性合理使用認定為商標侵權的違法阻卻事由，豁免了展進貿易公司的商標侵權行為。

三、商標指示性合理使用的創設和發展

美國聯邦第九巡迴法院於1992年在New Kids on the Block v. New America Publishing一案中創設了商標指示性合理使用原則，將他人使用商標權人的商標來描述其自己的商品或服務，以此來說明自己提供的商品或服務與使用該商標的商品或服務配套，即指示自己的商品或服務的用途或服務對象的行為界定為商標指示性合理使用。[2]

歐共體委員會於1988年12月31日在其發布的《協調成員國商標立法第一號指令》（89/104/CEE）中將商標指示性合理使用規定為商標專用權的限制情形，規定為標示商品或服務的用途，尤其是作為零配件所必需時，可以使用他人的註冊商標。善意地說明商品或者服務的特徵或屬性，尤其是說明商品或服務的質量、用途、地理來源、種類、價值及提供日期而使用與註冊商標相同或者近似的文字、圖形的行為，不屬於商標侵權行為[3]。

我國《商標法》對於違法阻卻事由未作規定。《商標法實施條例》第49條對註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有地名的情形作出了規定，規定這此情形下註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。但對於商標指示性合理使用能否作為商標侵權違法阻卻事由沒有作出規定。雖然司法實踐中部分法院在指導意見或司法判決中對商標指示性合理使用原則屢有適用，但對商標指示性合理使用阻卻商標侵權的適用範圍和條件缺乏統一的界定，無法給商標使用人提供明確的指引。

四、商標指示性合理使用原則的使用範圍和限制

（一）商標指示性合理使用原則的使用範圍

商標是商品或服務的提供者為了將自己商品或服務區別於他人提供的同種類或類似商品或服務而使用的標記，其主要作用在於區分商品或服務來源，對商標予以保護主要目的旨在確保消費者能夠根據商標的識別功能選擇商品或服務，防止消費者對商品或服務產生混淆。對商標是否侵權的判斷要以是否存在造成公眾混淆、誤認的可能性為基礎[4]。我國《商標法》、《商標法實施條例》和最高人民法院商標審理的司法解釋中採取列舉的辦法列舉了構成商標侵權的情形，沒有將造成公眾混淆、誤認的可能性規定為商標侵權的基礎，導致出現構成在相同或類似的商品或服務上使用相同或近似的商標而不會造成相關公眾混淆、誤認的商標合理使用的情形也被商標法禁止。為了避免註冊商標人濫用註冊商標專用許可權制商標的合理使用，妨礙市場競爭，迫切需要用是否存在造成公眾混淆、誤認的可能性為基礎的合理使用原則限制註冊商標專用權。所以，概括地講，商標指示性合理使用原則的使用範圍為非商標權人使用商標性標識構成商標法列舉的商標侵權行為的違法性與可能造成公眾混淆或誤認效果性之間的區間內。如果非商標權人使用商標性標識不屬於商標法律法規規定的侵犯商標權的情形，則此種使用不具有違法性，商標指示性合理使用原則作為商標侵權的違法阻卻事由當然無需使用；如果非商標權人使用商標性標識有造成相關公眾混淆、誤認的可能，則可能使相關公眾對商品或服務的來源產生混淆或誤認，侵害了商標權人和消費者的合法權益，此時如果單純保護使用人的利益將造成商標權人、消費者利益的失衡，超出了合理使用的要義。商標指示性合理使用的範圍應在這兩者之間的區間內。

（二）商標指示性合理使用原則的限制

1．非商標權人只能為純粹的識別或者提供信息而使用他人商標

美國聯邦第九巡迴法院於1992年在New Kids on the Block v. New America Publishing一案中創設商標指示性合理使用原則時僅將指示自己的商品或服務的用途或服務對象的行為界定為商標合理性使用。在上海市第一中級人民法院立邦塗料公司訴展進貿易公司商標侵權案件的判決中，法院認為從展進貿易公司商標使用方式來看，商標系圖片組成部分，圖片主體內容系對立邦產品的介紹，相關公眾通常會認為該商標傳達的是在售商品的廣告，即指示其所銷售商品的品牌信息，而不是傳達經營者的商號、商標或經營風格，認定展進貿易公司是為指示其所銷售商品的信息而使用立邦塗料的註冊商標，從而將展進貿易公司在淘寶網店鋪中使用立邦註冊商標的行為認定為商標指示性合理使用行為。法院將商標指示性合理使用限定於「被控侵權行為人使用立邦塗料商標僅為指示其所銷售商品的信息」的範圍內。北京市高級人民法院在其《關於審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中也明確指出「在銷售商品時，為說明來源、指示用途等在必要範圍內使用他人註冊商標標誌的行為，屬於正當使用行為」，將商標指示性合理使用也限定在說明來源、指示用途等必要範圍。所以，商標指示性合理使用僅限於使用人為純粹的識別或者提供信息而使用有關標識，不能超出必要的範圍。

2．非商標權人只能按照工商業誠實慣例使用他人商標

歐共體委員會1988年12月31日在其發布的《協調成員國商標立法第一號指令》（89/104/CEE）第6條「商標效力的限制」的規定中在規定商標賦予其所有人的權利不得用來禁止第三人在商業中合理的指示性使用的同時規定商標指示性合理使用應符合工商業的誠實慣例原則。在上海市第一中級人民法院立邦塗料公司訴展進貿易公司商標侵權案件中，一審法院特彆強調展進貿易公司使用立邦塗料公司註冊商標促銷宣傳時並沒有宣傳其自身，不足以導致一般社會公眾誤認展進貿易公司與立邦塗料公司存在關聯關係，展進貿易公司在銷售立邦塗料公司商品時，促銷宣傳中使用立邦商標的方式合理，符合一般商業慣例，其論證也在於要求非商標權人指示性合理使用他人商標必須是善意的說明和提供商品或服務的信息，必須符合一般工商業慣例。所以，商標指示性合理使用僅限於使用人遵循誠實信用原則善意的符合工商業慣例的為說明或提供商品或服務信息而使用他人商標。

3．不造成相關公眾對商品或服務來源的混淆或誤認

商標專用權保護的是識別商品或服務來源的權益，商標指示性合理使用原則解決的是商標保護中表面構成侵權實質不構成商品或服務來源混淆、誤認的商業行為，以防止商標權人濫用商標專用權，限制市場自由，但無論如何商標指示性合理使用不能造成相關公眾對商品或服務來源的混淆或誤認的後果。否則，就可能使商標權人、消費者和商標指示性使用人的利益失衡。上海市第一中級人民法院立邦塗料公司訴展進貿易公司商標侵權案件的判決對展進貿易公司使用立邦商標是否會造成相關公眾對商品或服務的來源混淆或誤認進行了充分地論證，在認定展進貿易公司使用立邦商標會造成相關公眾對商品或服務的來源產生混淆或誤認的基礎上才將展進貿易公司使用立邦商標的行為認定為商標指示性合理使用。所以，商標指示性合理使用不能超出不會造成相關公眾對商品或服務來源混淆或誤認這一商標法保護底線的範圍。

4．不侵害商標權人的其他權益

現代社會經濟活動複雜，商標法保護的商標利益僅僅是其中的一種經濟利益，在商標指示性合理使用中可能會出現非商標權人使用商標權人的商標雖然不會造成相關公眾對商品或服務的混淆或誤認，非商標權人也是為商品或服務提供說明或信息而指示性的使用他人商標不侵犯商標權人的商標利益，但是仍然損害商標權人商業利益的情形。如商標使用人突出地使用他人商標，造成相關公眾誤認為其與商標權人有某種特定的聯繫(加盟商、特許經營商等)藉以宣傳自身或自身的經營行為，也有可能不對稱的使用他人商品用於宣傳本身的營業或其他商品或服務，構成反不正當競爭法中禁止的攀附、搭便車的行為等。所以，在審查商標指示性合理使用時需要審查非商標權人使用他人商標是否侵害商標權人商標權以外的其他權益。如果存在侵犯商標權人商標權以外的其他權益，不能將使用認定為商標指示性合理使用，更不能成為使用人商標侵權的違法阻卻事由。上海市第一中級人民法院在立邦塗料公司訴展進貿易公司商標侵權案件的判決中，雖然認定展進貿易公司在其網路店鋪首頁菜單欄中設置「代理品牌」鏈接，並在代理品牌界面設置眾多品牌廣告圖片的行為確有不妥，卻以該種行為並不屬於商標法調整的範疇，立邦塗料公司以此主張被上訴人侵犯其商標權缺乏法律依據為不作評論，沒有展進貿易公司使用立邦商標是否會侵犯立邦塗料其他合法權益排除，而是將商標指示性合理使用的論證拘泥於最高院民事訴訟商標侵權的案由中，無疑是個敗筆。商標指示性合理使用作為阻卻商標侵權違法的事由之一，其本身不能是違法的，不可能用一種不法的利益阻卻另一種違法的行為，使之得以豁免。所以，商標指示性合理使用必需以使用不侵害商標權人其他權益為限制，並且其他權益包括商標權人的全部合法權益，不應限於商標法上的權益。

[1] 童衛華：浙江星韻律師事務所律師

[1] 上海市第一中級人民法院（2012）滬一中民五（知）終字第64號民事判決書，http://www.a-court.gov.cn/platformData/infoplat/pub/no1court_2802/yzy/preview1.jsp?paper_code=1&orig_year=2012&orig_sort=2105211&orig_no=64，2013年5月15日

[2] 王瑋婧：《美國商標指示性合理使用原則的新發展——兼論TOYOTAMOTORSALESINC v. TABATI案》，《法制與社會》，2011年第10期（下）

[3] 孔祥俊：《商標與不正當競爭法原理和判例》，法律出版社2009年版，第329頁

[4] 奚曉明、孔祥俊：《最高人民法院知識產權審判案例指導》（第四輯），中國法制出版社2012年版，198頁。


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